离职后的发明创造是职务发明吗？

随着知识产权在竞争中所发挥作用越来越大，专利权属纠纷呈日益增加趋势。其中，伴随技术人员在离职后，申请专利引发的职务发明权属纠纷往往情况错综复杂，难下定论。

职务发明是指发明人或设计人执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造（《专利法》第6条）。目前，判断职务发明的法律依据主要是《专利法实施细则》第11条、第12条。根据《专利法实施细则》第12条规定，“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”，是指“(一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”；“本单位的物质技术条件”，是指“本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等”。

员工离职后的发明创造是否属于职务发明， 实务上存在争议的问题主要包括：“1年内”如何判断？“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关”的关联度如何判断？“主要利用本单位的物质技术条件”的判断标准是什么？以下，依次分析之。

一、关于“1年内”的界定标准。首先，“作出的”时间点如何界定？由于发明完成的时间不易界定，从相关判决来看，一般以专利申请日倒算来判断该时间点是否应该在离职后1年内。其次，“1年”是固定不变的时间段吗？实务中，不能僵化地理解，个案上存在被突破的可能。在上海一中院的判决（（2009）沪一中民五（知）重字第1号）中，认定退休满一年，但中途被返聘到原工作单位的人员的发明仍属于职务发明，理由是：“……对该条文（注：指《专利法实施细则》第十一条第一款第（三）项）作出全面理解，必须结合上下文及该法规的规范意图才能实现。从该条款前两项的规定可知，执行本单位的任务所作出的职务发明是立足于单位任务，……但是一旦发明人离开工作岗位，那么这种任务是否持续，发明人在原有的技术领域是否还可以进行技术创新等一系列问题就成为实践中棘手的问题。为了解决这些问题，平衡好各方的利益，第（三）项作了一个时间上的切割，即以一年为限，在一年以内的相关发明创造更多地考虑技术任务在事实上的延续性，将发明创造的权利归属赋予单位；超过一年的，更注重鼓励发明人的创造热情，将相关创造的权利归属赋予发明人。然而，这样的区分有一个本质性的前提，即发明人无论是退职、退休还是调动工作，都已经实际离开了原有的工作岗位，使得这种任务的延续性与技术创新的积极性之间需要实现平衡。而本案的情况却并非如此，XX虽然在2000年即已退休，但是他的工作并没有停止，而是立即由原告返聘，从事原工作，换言之，XX的退休并没有造成他离开原有工作岗位的结果，因此……XX返聘期间作出的发明创造不能适用退休后一年的期限规定……”。这个判决中体现的规则是值得单位及发明人注意，并在个案中灵活利用的。

二、关于与原本职工作或原单位分配任务的关联度。在很多案件中，法官往往从员工的本职工作或所履行的单位交付的任务中是否包含了与涉案专利发明、技术方案相同或者密切相关的研发工作任务等进行判断，在原单位无法证明员工职责范围及具体履行情况或者接受研发任务且具体实施时，一般不会认定构成职务发明。

实务中一种判断倾向是：“如果员工在离职前在本职工作或分配的任务中承担了原单位的项目研究开发任务，在离开原单位时虽然该项目尚未完成，但已经获知了有关进展情况或者阶段性成果，那么这些人在离开原单位后的一段时间内作出的发明创造往往与其在原单位承担的工作任务有密切关系，这些发明创造归原单位所有更合理”[1]。因此，诉讼中，原单位要避免的一个误区是通过主张发明创造与原本职工作或单位在技术领域、业务领域上相同或接近，从而要求认定职务发明，而应是从员工职责范围及具体履行情况或者接受研发任务且具体实施的方面入手提出主张。

三、关于“主要利用本单位物质技术条件”的判断标准。实务中，单位需要证明三个要点：（1）“物质技术条件”，包括资金、设备、零部件、原材料和不对外公开的技术资料等，即有形的物质和无形的技术秘密。（2）“主要利用”，可以参照最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3条，该条规定“主要利用法人或者其他组织的物质技术条件”，包括职工在技术成果（注：根据该解释第1条，技术成果包括专利、专利申请）研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者其他组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且，这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者其他组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：（1）对利用法人或者其他组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；（2）在技术成果完成后利用法人或者其他组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。

综上，在个案中，当事人应当根据自己的地位、实际状况，合法、灵活地利用上述判断规则/倾向，制定合理的诉讼策略。

注：[1]孙喜著《从一起案例看职务发明创造的认定标准》，载于中国知识产权司法保护网。