OEM 加工企业的专利侵权问题

实务中，OEM 加工企业单独或者和委托企业一起被第三者以侵害专利权为由诉诸法院的事例日渐增多。基于委托加工合同进行 OEM 加工的企业所加工的产品如果侵害了第三者的专利权，侵权责任是否应由作为产品制造商、销售商的委托企业承担？从事产品加工业务的 OEM 加工企业是否需要承担侵权责任？

对于委托企业的专利侵权责任，一般不存在争议。因此，有一种观点认为，既然制造商为委托企业，加工企业只是根据委托企业的要求从事产品加工并收取加工费用，对于产品是否存在侵害他人专利权等情况一般不知晓，不存在侵权之主观故意，因此在产品侵害第三者的专利权时，加工企业承担侵权责任未免有失公允。

然而，答案并非如此。

我国《专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售 、销售、进口其外观设计专利产品”。因此，对于任何人而言，实施（包括制造、使用等）不属于自己的专利，必须以取得专利权人的许可为前提。同时，通过排除法来看，《专利法》第六十九条规定的“不视为侵犯专利权”的五种情形、以及第七十条规定的不承担赔偿责任的对象亦仅限于“使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源”者，而没有包括不知侵权而为加工者。因此 ， OEM 加工企业对于所受托加工的产品侵害他人专利权的，存在被追究侵权责任的风险。

那么，OEM 加工企业如何防范此种法律风险，尽量避免或者减少可能的损失呢？

首先，在委托加工合同订立之前，需要全面严格审查需要生产的产品涉及的专利权属状态。如委托企业为产品所涉专利的专利权人，则要求委托企业提供专利权证明文件；如果委托企业并非专利权人，根据《专利法》第十二条规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利”，OEM 企业须确认委托企业是否合法有效地取得了专利使用许可。

其次，在委托加工合同中对于产品相关专利权以及可能的侵权责任进行明确约定。OEM加工企业应当要求委托企业保证其产品不侵害他人知识产权，并在 OEM 加工企业因被第三人追究知识产权侵权责任而遭到损失时，委托企业负有相应的赔偿责任。

最后，从尽可能保护自身利益的角度出发，OEM 加工企业应与委托企业明确在产品加工过程中产生的专利等知识产权的权利归属。若约定新产生的知识产权归加工企业所有，加工企业应及时办理相关知识产权申请手续，以免被他人捷足先登甚至招致被诉。